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El uso de términos geográficos en las marcas

El uso de términos geográficos en las marcas

FUENTE: clm.coberturaeimagen.com

 

Un tema espinoso que intentaremos explicar

Es muy habitual que nos consulte sobre la viabilidad del registro de marcas que incluyen términos geográficos o gentilicios. Se trata de un tema conflictivo, pues la normativa está sometida a interpretaciones de modo que las oficinas de marcas no siempre resuelven los expedientes igual.

 

¿Qué dice la ley?

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas incluye varias referencias a este asunto:

En el capítulo de Prohibiciones absolutas, Ariculo 5, 1.c) indica que no podrán registrarse como marca los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica del producto o de la prestación del servicio.

El mismo Artículo, en su apartado 1.g) prohíbe los que puedan incluir al público a error sobre el origen geográfico del producto o servicio. 

En el apartado 1,h) Prohíbe los exclusivos de registro en virtud de la legislación (...) que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas

De estos artículos podemos concluir que el uso en marcas de términos geográficos o gentilicios no está prohibido, pero existen ciertas limitaciones que hay que considerar.

 

Pongamos ejemplos

Nos servirán muy bien como ejemplo los términos alusivos a la región de La Mancha, pues no solo es una zona geográfica sino que, además alberga denominaciones de origen.

Podemos encontrar marcas concedidas, como INSTITUTO ONTOLÓGICO MANCHEGO (una de las últimas concedidas, en la clase 44). Marcas que no son percibidas por el consumidor medio como una indicación de procedencia geográfica, no se compone exclusivamente del término "Manchego", y no se encuentran afectados por ninguna legislación de denominación de origen. Esta y otras muchas similares se registran sin problemas.

Otras pueden componerse exclusivamente de un término geográfico, pero si, por las características de los productos o servicios reivindicados, el consumidor no lo identifica como procedencia geográfica, se puede considerar marca arbitraria (ver artículo de este blog 5 opiniones para una marca registrada). Es el caso muy común de los coches con nombre de ciudad.

Si la OEPM estima que el consumidor medio puede percibir la marca como una indicación de procedencia y esto es relevante dadas las características del producto o servicio reivindicado, puede obligar a limitar estas reivindicaciones a "procedentes de" la zona geográfica indicada o a eliminar de las reivindicaciones los productos conflictivos. Siguiendo con nuestro ejemplo encontramos "ALMA MANCHEGA CERVEZA ARTESANA" o "LLANURA CERVEZA ARTESANA MANCHEGA", que tuvieron que limitar sus productos a "cerveza artesana manchega".

 

Atención con las denominaciones de origen

Cuando los productos reivindicados estuvieran acogidos a alguna denominación de origen, la limitación no sólo sería al ámbito geográfico indicado, sino a los productos acogidos a dicha denominación.

Los reglamentos respectivos de las distintas DO pueden establecer mayores protecciones. En particular y siguiendo con nuestro ejemplo, la D.O. La Mancha, de vino, protege el nombre de todos los municipios incluidos en su ámbito geográfico, individualmente, y lo defiende activamente ante nuevas solicitudes de marcas. Esto es particularmente conflictivo teniendo en cuenta que estos municipios pueden estar incluidos a la vez en otras DO, IGP o vinos de pago (Campo de La Guardia, Tierra de Castilla, Uclés...)

No todas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas defienden con el mismo rigor el uso de sus nombres protegidos. 

Podemos ver registradas sin problemas varias marcas que amparan melones y usan el término "manchego" con la única limitación de "procedentes de la Mancha", cuando deberían haberse limitado a "acogidos a IGP melón de La Mancha". Se nos ha dado el caso de denegación de marca en la clase 35 para la venta de productos, por incluir la palabra "manchega", aun limitando los servicios a venta de productos acogidos a denominaciones de origen "manchegas" (vino, melón, cordero, azafrán...), con el argumento de que existen otras DO en La Mancha (Arroz de Calasparra, Berenjena de Almagro,...), aunque no usen el término "manchego" en su denominación. Coincidente en el tiempo se concedieron marcas muy similares (PASION MANCHEGA, MANCHEGO SHOP, AROMA MANCHEGO...) a las que no se les aplicaron criterios tan restrictivos. 

 

Nuestra recomendación

Prever la viabilidad de una marca que incluya términos geográficos o gentilicios (sobre todo en las marcas que amparan productos de alimentación y bebidas o su venta) siempre es muy complicado por no poder anticipar el criterio que orientará a la OEPM, o si las distintas DO se opondrán al registro.

Estas diferencias de criterios nos invitan a ser bastantes cautos, estudiar detenidamente cada caso y asumir los posibles tropiezos que se encuentre el registro.

Algo relevante a considerar es que la Ley de Marcas, en su artículo 37, incluye limitaciones a los derechos que otorgan las marcas registradas: "Una marca no permitirá a su titular prohibir e un tercero hacer uso en el tráfico económico (...) de signos o indicaciones relativas a la procedencia geográfica..."

Es decir, aunque se concediese la marca, no obtendríamos un derecho exclusivo al uso del término geográfico. Hay que valorar la conveniencia, si es posible, de descartar términos que, por otro lado, no nos aportan un derecho exclusivo. Cualquiera puede hacer uso en el tráfico económico, de signos relativos a la procedencia geográfica del producto, aunque no estén registrados, siempre que sean veraces, no engañen al consumidor, y no estén protegidos específicamente por la legislación relativa a denominaciones de origen. 

 

 

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